商標是否近似往往取決于該商標的內(nèi)在顯著性或獲得顯著性。商標的顯著性具有以下幾方面的作用: 第一，在先商標的顯著性越弱，需要確保在后商標與其不近似時所需要做的替代就越少。例如，如果商標是由描述性詞匯構(gòu)成，那么它體現(xiàn)商品來源的能力就較小，限制其他人相同或近似商 標 的 能力 就較弱。在The European v. The EconomistNewspaper商標侵權(quán)案中，雙方爭議的焦點是原告的商標是否與被告使用于新聞版的“THE EUROPEAN VOICE”近似，在上訴審中法院認為兩者不近似，其主要理由是兩個商標中唯一相似的是描述性詞匯“european”，另外一個原因是原告將它作為名詞使用，而被告將它作為形容詞使用。法院沒有支持被告提出的“European”構(gòu)成其商標實質(zhì)部分之主張，認為它雖然是其商標的最主要部分，但它不是一個具有顯著性的臆造詞匯，相反它是一個在英文中普遍使用的普通單詞。因此，如果在先商標的顯著性很低，在后商標將只有在非常接近于它時才構(gòu)成近似。 第二，如果在先商標具有很高的顯著性，那么即使在后商標進行了實質(zhì)性的改動，仍然可能被認為近似。 第三，以商標的含義為基礎(chǔ)認定商標近似時，在先商標的顯著性起著非常重要的作用。例如在Sabel v. Puma案中，歐盟法院暗示，如果在先商標非常知名，而且/或者彪馬的形象充滿想象力，含義的近似可能足以認定存在混淆的可能性。 第四，雖然在認定商標近似時是將注冊的商標標識與另一個標識進行比較，獲得的顯著性可能使得法官認為在先商標屬于“家族商標”，使用類似的商標標識可以使公眾誤認為在后商標是在先商標所有人家族商標中的一部分，因而認定構(gòu)成近似。
